Lunes, 07 Mayo 2018

El Tribunal General de la Unión Europea se pronuncia en cuanto a la denegación absoluta del registro de marca

VolverEl Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso interpuesto por la sociedad española denominada “La Mafia Franchises, S.L.” ante la denegación de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) de la solicitud de registro como marca europea “La Mafia se sienta a la Mesa”. Sentencia de gran relevancia en el mundo de la Propiedad Industrial por su alcance y al ser la parte recurrente un famoso negocio de hostelería de cocina italiana afincado en Zaragoza. de Capital.

Desde el Departamento de Derecho Mercantil y Societario de Belzuz Abogados, S.L.P., como abogados especialistas en el registro de marcas, queremos comentar la referida Sentencia del Tribunal General dictada el pasado 15 de marzo, así como sus posibles consecuencias en España.

La marca española “La Mafia se sienta a la mesa”, que se engloba en la clase 42: “restauración (alimentación); hospedaje temporal”, y que se registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas el pasado 20 de febrero de 2001, solicitaba el 30 de noviembre de 2006 el registro de la marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que la concedió. Sin embargo, el 23 de julio de 2015, la República Italiana presentó ante la EUIPO una petición de nulidad de la marca para todos los productos y servicios por los que había sido solicitada, petición que fue atendida por la EUIPO tras su examen el 27 de octubre de 2015, por entender que la marca era contraria al orden público y a las buenas costumbres. El elemento denominativo “La Mafia” era el dominante de la marca, la Sala de Recurso de la EUIPO entendía que la Mafia era una organización criminal contra la que luchaba el Gobierno italiano para combatirla y erradicarla, y la marca que pretendía la inscripción en el marco de la Unión, iba, por tanto, en contra de la lucha del Gobierno, pues se interpretaba que con el nombre de la marca controvertida, se banalizaban los famosos crímenes italianos y su organización.

Tras esta resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, “La Mafia Franchises” (antes denominada “La Honorable Hermandad”) interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, alegando que la marca controvertida, en su conjunto, que es como una marca de la Unión debe analizarse, de acuerdo con la práctica de la EUIPO, no induce a que pueda confundirse con la organización criminal, sino que por el contenido de la marca y su distintivo se asemeja a la saga de películas de “El Padrino”. Por otra parte alegaba que los servicios de la marca controvertida no eran comunicativos, sino que se trataba de productos y servicios para una cadena de restaurantes que no invocaba a la organización criminal, sino a las películas del “El Padrino”, formando parte de la decoración de estos comercios carteles de la mencionada saga cinematográfica, y objetos que aludían a la película de “El Padrino”. En ningún momento hacían referencia con su marca a la mafia ni enaltecían el crimen y el terrorismo que perpetraron estas organizaciones en Italia y otros países que forman parte de la Unión Europea. Por su parte, la EUIPO y la República Italiana se opusieron a estas alegaciones ya que indicaban que, de acuerdo con el artículo 7.1, apartado f del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, “se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. En este sentido, entienden que la marca controvertida iría en contra de las buenas costumbres de la Unión por ser ofensiva su denominación, ya que podría herir la sensibilidad de las personas, y, especialmente, la de los ciudadanos italianos, donde tuvieron especial trascendencia la Mafia y los crímenes perpetrados por esta banda. El diseño de la marca se compone de un recuadro en el que, sobre fondo negro, se puede leer con letras blancas, en grande, “La Mafia” y abajo y más pequeño “se sienta a la mesa”, de fondo hay una rosa roja. De acuerdo con las alegaciones de la EUIPO y el Gobierno italiano, no puede negarse, en este caso, que el elemento dominante de la marca es “la Mafia”, al aparecer en letra más pequeña “se sienta a la mesa”, considerando el Tribunal General que era de correcta aplicación la denegación absoluta del registro de la marca en base al artículo 7.1 del Reglamento 2017/1001. Debiendo tomarse en consideración las circunstancias comunes del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, como las circunstancias particulares de alguno de los Estados, que pueden influir en la percepción del público, así como las acciones de terrorismo cometidos por la Mafia durante el paso de los años en los Estados Miembros.

La doctrina constitucional entiende el concepto de orden público como el conjunto de normas, principios y derechos fundamentales que constituyen el espacio cívico de la convivencia, por lo que la banalización del nombre de la marca que pretende el registro de la marca europea va contra el orden público, al eludir a una organización criminal y vulnerar, de esta forma, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad.

No es la primera vez que se aplica el actual artículo 7.1 del Reglamento 2017/1001 rechazando el registro de una marca por resultar contraria al orden público y a las buenas costumbres. Así es el caso de la denegación absoluta del registro de la marca del licor “Hijoputa”, en el recurso, el Tribunal General de la Unión Europea, se oponía al registro por entender que iba en contra de las buenas costumbres la denominación del citado aguardiente y ofensivo para la Unión. Otra marca denegada del registro fue la de “secreto de separadas viciosas”; la Oficina Española de Patentes y Marcas denegaba su registro por constituir la marca un signo sexista y, por consiguiente, contrario al orden público. También se denegaba el registro del licor denominado “Sudaca”, por entender que iba en contra de las buenas costumbres, de acuerdo con el artículo 5.1 apartado f de la Ley de Marcas. Son algunos de los ejemplos de marcas que han sido denegadas por estar tipificadas en los apartados de denegaciones absolutas o prohibiciones absolutas por ir en contra de las buenas costumbres o del orden público.

Finalmente, tras la sentencia desestimatoria del Tribunal General de la UE del recurso interpuesto por la sociedad “La Mafia Franchises, S.L.” cabe la posibilidad de que la parte recurrente interponga recurso de casación, si bien el recurso de casación tendría que basarse en la incorrecta aplicación del derecho europeo en materia de marcas. Del mismo modo, ello deja una puerta abierta sobre los posibles efectos que pueda tener la Sentencia del Tribunal General en España con la marca, y si de algún modo algún tercero con interés directo pudiese solicitar la nulidad de la marca española basándose en las mismas cuestiones.

Desde el Departamento de Derecho Mercantil y Societario de Belzuz Abogados, S.L.P., como abogados especialistas en Propiedad Industrial e Intelectual, hemos considerado la importancia de comentar esta Sentencia del Tribunal General de la Unión Europeo, pues una vez más nos recuerda que debemos de tomar conciencia de la denominación que queramos dar a la marca de la que pretendemos su registro, ya sea a nivel nacional o internacional. Pues como hemos analizado, existen prohibiciones o denegaciones absolutas por las que pueden rechazar el registro de una marca que perseguíamos, ya sea porque vaya contra las buenas costumbres o contra el orden público, ya sea porque induzcan al público a error, o se trate de marcas que carezcan de carácter distintivo, entre otras. Por ello, quedamos a su disposición para serles de guía y ayuda en el proceso de la solicitud de registro de una marca, así como en el momento previo de la solicitud, determinar si se trata de un nombre de marca lícito y acorde con lo dispuesto en la normativa nacional y europea.

Covadonga Peñas CoveñasCovadonga Peñas Coveñas 

Departamento Derecho mercantil y societario | Madrid (España)

 

Belzuz Abogados SLP

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