Este mês o Departamento de Direito Comercial e Societário da Belzuz Abogados S.L.P. – Sucursal em Portugal debruça-se sobre as principais alterações ao regime das marcas introduzidas pelo novo Código da Propriedade Industrial.
No passado dia 10 de dezembro de 2018, foi publicado no Diário da República, o Decreto-Lei n.º 110/2018, que aprova o novo Código da Propriedade Industrial (“CPI”).
O novo Código transpõe para o ordenamento jurídico português a Diretiva (UE) n.º 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, e a Diretiva (UE) n.º 2016/43 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, aproximando as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.
O regime das marcas sofreu diversas alterações devido à influência das regulamentações europeias. Nessa medida, das várias alterações introduzidas nesta matéria, importa assinalar as de maior relevo.
Representação da marca
Ao abrigo do novo Código já não é necessário que o requerente apresente, com o pedido de registo, uma representação visual do sinal, bastando a entrega de uma representação que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida.
Esta norma, estabelecida na Regulamentação Europeia, pretendeu ir ao encontro da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, sufragada em diversas decisões, sendo a mais emblemática o Acórdão Sieckmann, de 12 de dezembro de 2002.
Esta alteração veio simplificar o processo de registo e abrir a porta às novas tecnologias, facilitando o registo de tipos de marca menos convencionais, nomeadamente as marcas sonoras, gustativas, olfativas e táteis. Assim, a título exemplificativo, onde atualmente o registo de uma marca sonora carece da entrega de uma representação visual (em regra, uma pauta musical), com a entrada em vigor das referidas alterações bastará ao requerente submeter a marca em suporte áudio, como um simples ficheiro MP3.
Registo de cores como marca
Foi removida a limitação que apenas permitia efetuar um registo de marca de cores quando estas fossem combinadas entre si, ou com gráficos, dizeres ou outros elementos distintivos. Nessa medida, será mais fácil, ao abrigo da nova legislação, registar cores associadas a determinados produtos ou serviços enquanto marca.
Duração do registo
A duração do registo continuará a ser de 10 (dez) anos, mas este prazo passará a ser contado a partir da data da apresentação do pedido e não a partir da data da respetiva concessão, como sucede atualmente.
Os registos de marcas e logótipos concedidos antes da entrada em vigor da nova lei gozam de um regime transitório que estabelece que o prazo de duração conta-se a partir da concessão, conforme estipulava o código anterior. Contudo, os prazos para as renovações subsequentes contar-se-ão de acordo com a nova previsão normativa.
Uso sério da marca
Será possível ao requerente de um registo de marca, caso o seu pedido de registo venha a ser alvo de uma reclamação, exigir que o reclamante prove que a marca idêntica ou confundível que serve de fundamento à reclamação tenha sido usada para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registada nos últimos 5 (cinco) anos consecutivos. Caso o reclamante não apresente prova deste uso sério, ou justo motivo para não ter usado a marca, a reclamação será considerada improcedente.
Também nos casos de recusa provisória do registo por parte do INPI com fundamento na existência de uma marca anteriormente registada que tenha mais de 5 (cinco) anos de registo, poderá o requerente do pedido, em sede de resposta, solicitar que o titular da marca previamente registada seja notificado para, no prazo de 1 (um) mês, provar o uso da mesma ou o justo motivo para o não uso, sob pena de se considerarem sanadas as objeções ao pedido de registo e o mesmo ser, nessa sequência, deferido.
Nessa medida, o uso sério passa a ser uma condição quase obrigatória para o titular de uma marca registada, uma vez que a efetivação dos direitos de exclusivo conferidos pelo registo passarão a requerer esta prova.
Este reforço visa garantir que as marcas registadas venham a ser efetivamente usadas e que não são registadas com intuito meramente anti concorrencial.
Aos processos de oposição apresentados antes da entrada em vigor do Código objeto de análise, fica excluída a possibilidade de invocação da falta de uso sério no decurso do processo.
Recusa do registo por má-fé
O novo diploma prevê que a má-fé é fundamento de recusa do registo, podendo esta ser invocada por qualquer interessado para o efeito.
Este fundamento de recusa cria uma exceção ao regime das marcas livres e não registadas. O novo diploma opta por manter a regra anteriormente prevista, que concede ao utilizador de uma marca livre ou não registada um direito de prioridade de seis meses para efetuar o registo. Porém, a proibição do registo de má-fé poderá, na prática, permitir que o titular de uma marca usada não registada possa vencer no confronto com uma marca registada, desde que consiga comprovar que o registo foi feito de má-fé.
As marcas registadas por má-fé estão sujeitas ao regime de nulidade.
Regime geral da nulidade e anulabilidade
Outra grande alteração introduzida pelo novo Código da Propriedade Industrial tem a ver com o regime geral da nulidade e anulabilidade, nomeadamente, de registos de marcas, desenhos ou modelos, logótipos, denominação de origem, indicações geográficas e de recompensas.
A declaração de nulidade e de anulação deixa de poder resultar apenas de decisão judicial e passa a poder ser proferida pelo INPI, com a ressalva de que a invocação não resulte de um pedido reconvencional.
O INPI passará a ter competência para, em primeira instância, declarar a invalidade de marcas registadas – competência que é atualmente reconhecida ao Tribunal da Propriedade Intelectual.
Os pedidos de anulação da marca devem ser apresentados ao INPI no prazo de 5 (cinco) anos a contar do despacho de concessão do registo a que respeitam.
Esta nova disposição entrará em vigor 30 (trinta) dias após a publicação do diploma. Contudo, e de acordo disposição transitória do artigo 10.º, aos prazos para pedidos de anulabilidade que se encontrem a decorrer na entrada em vigor deste novo complexo normativo e às ações de nulidade e anulação já intentadas no Tribunal da Propriedade Intelectual, aplicam-se as normas anteriormente vigentes.
Entendemos que esta medida foi tomada, tendo presente a intenção do legislador em simplificar os processos, torná-los menos onerosos para as partes envolvidas e, para além do mais, para resolver - pelo menos em parte - o vasto assoberbamento que se faz sentir no Tribunal da Propriedade Intelectual.
Marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia
As marcas de associação e as marcas de certificação passarão a designar-se, à luz da nova legislação, marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia, respetivamente.
O Departamento de Direito Comercial e Societário da Belzuz Abogados, S.L.P. – Sucursal em Portugal conta com profissionais habilitados a prestar assessoria jurídica em procedimentos de registo de marcas nacionais, internacionais e comunitárias; defesa de marcas, oposições e recursos; em procedimentos judiciais em matéria de infrações, nulidade e caducidade de marcas; serviço de vigilância em relação a pedidos de registo de marcas posteriores à dos nossos clientes.
Departamento Direito Comercial e Societário | (Portugal)
Belzuz Advogados SLP
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